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QUANDO LA FORMA NON E’ DISTINTIVA DI PER SE’

Gli uffici di PI aderenti alla rete europea dei marchi, disegni e modelli nel proseguire la propria collaborazione nell’ambito del programma di convergenza attualmente hanno concordato una prassi comune per quanto concerne il carattere distintivo dei marchi tridimensionali (marchi di forma) contenenti elementi denominativi e/o figurativi quando la forma non è distintiva di per sé, allo scopo di stabilire una soglia minima per il carattere distintivo dei marchi di forma quando la forma stessa non è distintiva.

L’ambito al quale si applica la prassi comune è la valutazione, in sede di esame degli impedimenti assoluti, del carattere distintivo intrinseco globale dei marchi di forma, che sono costituiti da una forma non distintiva dei prodotti stessi, del loro imballaggio o dei loro contenitori nonché da altri elementi compresi nella forma.

Esulano, invece, dall’ambito di applicazione della stessa:

  • la valutazione del carattere distintivo della forma;
  • la valutazione del carattere distintivo degli elementi da soli;
  • gli effetti sugli impedimenti relativi;
  • il carattere distintivo acquisito;
  • le forme o altre caratteristiche imposte dalla natura dei prodotti, necessarie per ottenere un risultato tecnico o che danno un valore sostanziale ai prodotti (articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva).

Secondo la prassi comune, nell’esame del carattere distintivo dei marchi di forma di cui si discute, gli esaminatori dovranno osservare le seguenti 2 fasi.

  1. L’Ufficio dovrà identificare tutti gli elementi cui si estende il marchio di forma e i loro caratteri distintivi intrinseci, che ai fini della comunicazione comune sono:
    • elementi denominativi e figurativi;
    • colori (singoli o combinazioni di colori);
    • una combinazione di fattori ed elementi.
    • Se la forma si estende ad elementi denominativi/figurativi, nell’identificazione e valutazione del carattere distintivo si terrà conto:
      • della dimensione/proporzioni degli elementi rispetto alla forma.
      • il contrasto dell’elemento rispetto alla forma.
      • della posizione dell’elemento nella forma.
    • Se una forma si estende a colore o combinazione di colori, si terrà conto della particolare disposizione sulla forma specifica. Nel valutare il carattere distintivo di un colore, occorre tener conto dell’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.
    • Esistono situazioni in cui un marchio di forma contiene più di uno degli elementi esaminati. Inoltre, in taluni casi più di uno dei suddetti fattori risultano rilevanti al fine di determinare l’impatto degli elementi sul carattere distintivo del segno. In tutte le situazioni, il carattere distintivo del segno dipenderà dall’impressione complessiva prodotta dalla combinazione di tali fattori ed elementi.
  2. Infine, l’esaminatore dovrà basare la valutazione del carattere distintivo sull’impressione generale della combinazione della forma e degli elementi cui si estende, in relazione ai prodotti in questione e in considerazione della percezione del consumatore, che può essere influenzata dalle specifiche realtà del mercato.
Titolo del file audio(Thinx S.r.l.)

Fonte: Rete europea dei marchi e dei disegni e modelli – 1 Aprile 2020

© THINX Srl  – Luglio 2020

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