Brexit: l’impatto sui marchi

 Il 31 dicembre 2020 decreterà la fine del periodo di transizione legato alla Brexit, e ciò significa che da questa data il diritto dell’UE non sarà quindi più applicato al Regno Unito e al suo territorio. Questo comporterà importanti conseguenze e cambiamenti in molti settori, tra cui quello della proprietà intellettuale.

Nelle prossime righe spiegheremo nel dettaglio l’impatto che la situazione avrà sia sui marchi dell’Unione Europea, sia sui marchi internazionali designanti l’UE – distinguendo tra quelli già registrati, e quelli non ancora registrati al 31.12.2020.

Marchi UE già registrati al 31/12/2020 (h2)

Ecco cosa prevede un accordo di recesso, in merito ai titolari di un marchio UE già registrato prima della fine del periodo di transizione: questi diventano – automaticamente e senza alcun riesame – titolari di un marchio equivalente, registrato nel Regno Unito secondo il diritto di detto Stato.

I marchi equivalenti (“comparable UK trademarks”) (h3)

Sulla base di quanto affermato, in data 1 gennaio 2021 assisteremo dunque alla creazione di marchi equivalenti per ogni marchio UE registrato. Mettiamo immediatamente in chiaro che:

  • la creazione di queste registrazioni sarà automatica, e gestita direttamente dall’Intellectual Property Office del Regno Unito (UKIPO);
  • non sarà necessario presentare alcuna domanda a riguardo;
  • non servirà pagare alcuna tassa;
  • il marchio equivalente sarà creato anche se il marchio UE è scaduto, in quanto al 1° gennaio 2021 può ancora beneficiare del periodo di grazia di 6 mesi;
  • i marchi equivalenti saranno distinguibili dalle registrazioni esistenti nel Regno Unito grazie al prefisso “UK009” aggiunto al numero del marchio UE;
  • i marchi equivalenti saranno trattati alla stregua di un marchio registrato nazionale e saranno totalmente indipendenti dai marchi UE originari

Questi marchi equivalenti acquisiranno la data di deposito del marchio UE, e l’UKIPO inserirà automaticamente nel Registro anche un’eventuale data di priorità o di preesistenza rivendicata dal marchio originario. Inoltre, anche la data di rinnovo del marchio equivalente rimarrà identica a quella del marchio UE.

Quali possibilità e responsabilità ha il titolare (h3)

Nel caso in cui il titolare del marchio equivalente automaticamente creato e registrato dall’UKIPO non sia interessato a mantenerlo, potrà effettuare l’out-out a partire dal 1° gennaio 2021 (e non prima della Brexit), depositando apposita domanda presso l’UKIPO.

Qualora il titolare del marchio equivalente abbia, invece, interesse a mantenere questo titolo, dovrà nominare un rappresentante nel Regno Unito affinché questo possa prendere in carico il marchio equivalente.

Il rinnovo del marchio equivalente (h3)

Il titolare deve monitorare le date per il rinnovo. Se il marchio equivalente ha una scadenza successiva al 1° gennaio 2021 e l’intento è rinnovare la registrazione, sarà necessario procedere con il rinnovo direttamente all’UKIPO. Se il marchio equivalente scade 6 mesi dopo la Brexit, il titolare del marchio equivalente riceverà anche un avviso di rinnovo dall’UKIPO.

Se il marchio UE è scaduto e al 1° gennaio 2021 è nel periodo di grazia di sei mesi, il rinnovo andrà invece fatto all’EUIPO. L’UKIPO rinnoverà automaticamente anche il marchio equivalente. Se, al contrario, il marchio UE non sarà rinnovato nel periodo di grazia, l’UKIPO dovrà rimuovere dal registro il relativo marchio equivalente.

Marchi UE ancora pendenti al 1/01/2021 (h2)

Nel caso dei marchi non registrati entro la data in oggetto, la situazione cambia: l’UKIPO non creerà un marchio equivalente in modo automatico come accadde per i marchi già registrati.

Esiste la possibilità di far domanda di registrazione, entro un ben determinato lasso di tempo: 9 mesi di tempo a decorrere dal 1° gennaio 2021 entro i quali depositare una nuova domanda di registrazione presso l’UKIPO. Come?

  • creando una domanda di marchio equivalente che mantenga la data di deposito della domanda UE;
  • la domanda deve beneficiare della data di priorità o preesistenza se rivendicata dal marchio UE;
  • si ratterà di una domanda di registrazione nazionale, motivo per cui dovranno essere pagate le tasse ufficiali di deposito, nonché attendere l’iter di nuova procedura di esame condotta dall’UKIPO

Qualora la domanda nazionale sia depositata dopo il 30.09.2021, il marchio UK avrà una propria data di deposito e non potrà godere della priorità o preesistenza eventualmente rivendicate dal marchio UE.

Procedimenti pendenti dinanzi l’euipo al 31/12/2020 (h2)

Ecco alcune norme e cambiamenti ulteriori.

Opposizioni fondate esclusivamente su marchi anteriori UK (h3)

A seguito della Brexit, i procedimenti di opposizione pendenti fondati esclusivamente su marchi UK saranno automaticamente conclusi: i marchi UK non potranno più costituire delle anteriorità rilevanti ai fini di un’opposizione di un marchio UE.  La domanda di marchio UE procederà, pertanto, a registrazione.

Se il titolare del marchio UE vorrà ottenere protezione anche nel Regno Unito, dovrà procedere con il deposito di una domanda di registrazione nazionale presso l’UKIPO entro il 30/09/2021. In questo caso, se la domanda supererà l’esame e sarà pubblicata, la parte che aveva opposto il marchio UE potrà avviare un nuovo procedimento di opposizione davanti all’UKIPO – secondo la legislazione del Regno Unito.

Opposizioni fondate su marchi anteriori UK e marchi UE o altri marchi nazionali (h3)

A seguito della Brexit, i procedimenti di opposizione pendenti fondati non esclusivamente su marchi UK continueranno il loro corso: il marchio UK non sarà preso in considerazione come base dell’opposizione, che si considererà fondata esclusivamente sugli altri marchi non UK.

Se il titolare del marchio UE opposto depositerà una domanda di registrazione per lo stesso marchio in UE, quest’ultimo, a seguito di pubblicazione, potrà essere nuovamente opposto sulla base della legislazione locale. In tal caso vi saranno due opposizioni pendenti indipendenti tra loro.

Opposizioni fondate su marchi anteriori UE o altri marchi nazionali non UK (h3)

A seguito della Brexit, i procedimenti di opposizione pendenti fondati su marchi UE o nazionali non UK proseguiranno il loro corso senza essere impattati dalla Brexit.

Procedimenti diretti alla cancellazione di un marchio UE (h3)

Ecco cosa accadrebbe nell’ipotesi in cui al 31/12/2020 sia ancora in corso un’azione di nullità o decadenza contro un marchio UE, e il marchio venga dichiarato nullo o revocato: in questo caso, anche il corrispondente marchio equivalente registrato nel Regno Unito sarà dichiarato nullo o revocato. Tuttavia, se i motivi del procedimento di cancellazione non si applicano nel Regno Unito, l’UKIPO non sarà obbligato a fare eseguire la decisione sul marchio equivalente.

Marchi internazionali estesi all’Unione Europea

designazione già registrata al 31/12/2020 (h2)

Come per il marchio dell’Unione Europea, anche il titolare di un marchio internazionale – esteso all’UE già registrato prima della fine del periodo di transizione – diventa, senza alcun riesame, titolare di un marchio equiparabile. Vale anche in questo caso la registrazione nel Regno Unito secondo il diritto di detto Stato, che sarà riconoscibile grazie al prefisso “UK008”. Nel dettaglio:

  • si tratterà di un marchio nazionale (non di una designazione), totalmente indipendente dalla registrazione internazionale originaria;
  • la data di deposito e registrazione del marchio equivalente corrisponderanno alla data della registrazione internazionale. Lo stesso vale per la data di rinnovo;
  • se l’UE è stata designata a posteriori, le date di deposito e registrazione coincideranno con la data in cui la richiesta di designazione a posteriori è stata registrata nel Registro internazionale. Questa data verrà adottata anche ai fini dei futuri rinnovi;
  • in aggiunta a quanto scritto in riferimento al marchio UE, il titolare del marchio equivalente automaticamente creato da una registrazione internazionale designante l’UE potrà (ai sensi dell’Articolo 4bis del Protocollo) designare il Regno Unito nella registrazione internazionale che ha portato alla creazione di un marchio equivalente.

Ai sensi dell’articolo 4bis del suddetto Protocollo, tale registrazione internazionale sostituirebbe il marchio equivalente del Regno Unito, consentendo al titolare di riacquistare i vantaggi della gestione centralizzata. Il titolare può richiedere all’UKIPO di prendere atto di tale sostituzione nel Registro del Regno Unito.

Occorre, tuttavia, evidenziare che, mentre il marchio equivalente nel Regno Unito sarà automaticamente creato dalla registrazione internazionale originaria designante l’UE, una successiva designazione del Regno Unito sarà soggetta all’esame dell’UKIPO e successiva pubblicazione ai fini dell’opposizione.

Marchi internazionali estesi all’Unione Europea
designazione ancora pendente al 1/01/2021 (h2)

L’UKIPO non creerà un marchio equivalente in modo automatico, ma sarà onere del titolare del marchio internazionale depositare una nuova domanda di registrazione presso l’UKIPO per ottenere tutela nel Regno Unito.

Se il deposito avverrà entro 9 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, il marchio nazionale UK manterrà la data di deposito del marchio internazionale o della designazione a posteriori dell’UE e potrà godere della priorità o preesistenza eventualmente rivendicate da quest’ultima.

 

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© THINX Srl  – Ottobre 2020

Accordo storico tra EU e Cina per la tutela delle indicazioni geografiche

 Il 14 settembre è stato firmato il primo significativo accordo bilaterale tra Unione Europea e Cina per il mutuo riconoscimento di prodotti alimentari a indicazione geografica protetta (IG).

Si tratta di un accordo di fondamentale importanza per la cooperazione economica e commerciale tra l’Unione Europea e la Cina.

L’intesa prevede il riconoscimento di 100 prodotti cinesi come IG, tra cui ad esempio Pixian Dou Ban (Pasta di fagioli Pixian), Anji Bai Cha (Tè bianco Anji), Panjin Da Mi (Riso Panjin) e Anqiu Da Jiang (Zenzero Anqiu). L’elenco UE delle IG da proteggere in Cina comprende prodotti quali Cava, Champagne, Feta, Irish whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto e Queso Manchego.

Tra le 100 indicazioni geografiche europee che saranno tutelate in Cina, vi sono ben 26 DOP e IGP italiane tra cui Prosciutto di Parma, San Daniele, Bresaola della Valtellina, Asiago, Soave, Gorgonzola, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano, la Mozzarella di Bufala Campana, il Pecorino Romano, il Taleggio, il Chianti, il Barolo e il Brunello di Montalcino, solo per citarne alcuni, ma anche il Prosecco – Conegliano Valdobbiadene, il Dolcetto d’Alba o il Franciacorta.

L’accordo prevede l’estensione della lista per proteggere ulteriori 175 prodotti di ciascuna parte entro i quattro anni successivi all’entrata in vigore dell’accordo stesso.

Il mercato cinese ha un potenziale di crescita elevato per le bevande e i prodotti alimentari europei, grazie ad una classe media in aumento che apprezza i prodotti europei autentici e di alta qualità.

Pertanto, l’intesa raggiunta contribuirà a rafforzare le relazioni commerciali tra Europa e Cina e fornirà una protezione più ampia alle indicazioni geografiche europee in Cina, apportando importanti benefici al settore agroalimentare, e vantaggi ai consumatori di entrambe le parti garantendo l’origine, la qualità e l’autenticità del prodotto.

Dopo l’approvazione del Parlamento europeo, l’accordo sarà ufficialmente adottato dal Consiglio per entrare in vigore all’inizio del 2021.

 

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© THINX Srl  – Settembre 2020

Marchi tridimensionali e carattere distintivo

QUANDO LA FORMA NON E’ DISTINTIVA DI PER SE’

Gli uffici di PI aderenti alla rete europea dei marchi, disegni e modelli nel proseguire la propria collaborazione nell’ambito del programma di convergenza attualmente hanno concordato una prassi comune per quanto concerne il carattere distintivo dei marchi tridimensionali (marchi di forma) contenenti elementi denominativi e/o figurativi quando la forma non è distintiva di per sé, allo scopo di stabilire una soglia minima per il carattere distintivo dei marchi di forma quando la forma stessa non è distintiva.

L’ambito al quale si applica la prassi comune è la valutazione, in sede di esame degli impedimenti assoluti, del carattere distintivo intrinseco globale dei marchi di forma, che sono costituiti da una forma non distintiva dei prodotti stessi, del loro imballaggio o dei loro contenitori nonché da altri elementi compresi nella forma.

Esulano, invece, dall’ambito di applicazione della stessa:

  • la valutazione del carattere distintivo della forma;
  • la valutazione del carattere distintivo degli elementi da soli;
  • gli effetti sugli impedimenti relativi;
  • il carattere distintivo acquisito;
  • le forme o altre caratteristiche imposte dalla natura dei prodotti, necessarie per ottenere un risultato tecnico o che danno un valore sostanziale ai prodotti (articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva).

Secondo la prassi comune, nell’esame del carattere distintivo dei marchi di forma di cui si discute, gli esaminatori dovranno osservare le seguenti 2 fasi.

  1. L’Ufficio dovrà identificare tutti gli elementi cui si estende il marchio di forma e i loro caratteri distintivi intrinseci, che ai fini della comunicazione comune sono:
    • elementi denominativi e figurativi;
    • colori (singoli o combinazioni di colori);
    • una combinazione di fattori ed elementi.
    • Se la forma si estende ad elementi denominativi/figurativi, nell’identificazione e valutazione del carattere distintivo si terrà conto:
      • della dimensione/proporzioni degli elementi rispetto alla forma.
      • il contrasto dell’elemento rispetto alla forma.
      • della posizione dell’elemento nella forma.
    • Se una forma si estende a colore o combinazione di colori, si terrà conto della particolare disposizione sulla forma specifica. Nel valutare il carattere distintivo di un colore, occorre tener conto dell’interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione.
    • Esistono situazioni in cui un marchio di forma contiene più di uno degli elementi esaminati. Inoltre, in taluni casi più di uno dei suddetti fattori risultano rilevanti al fine di determinare l’impatto degli elementi sul carattere distintivo del segno. In tutte le situazioni, il carattere distintivo del segno dipenderà dall’impressione complessiva prodotta dalla combinazione di tali fattori ed elementi.
  2. Infine, l’esaminatore dovrà basare la valutazione del carattere distintivo sull’impressione generale della combinazione della forma e degli elementi cui si estende, in relazione ai prodotti in questione e in considerazione della percezione del consumatore, che può essere influenzata dalle specifiche realtà del mercato.

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Distinctiveness of 3D Trademarks when the shape is not distinctive in itself

Fonte: Rete europea dei marchi e dei disegni e modelli – 1 Aprile 2020

© THINX Srl  – Luglio 2020

Bandi Uibm per la concessione di agevolazioni per favorire le piccole medie imprese

Il MISE, riscontrato il forte interesse da parte del sistema imprenditoriale nei confronti degli interventi agevolativi in oggetto, ha decretato la riapertura dei bandi Marchi+3, Disegni+4 e Brevetti+, chiusi per esaurimento delle risorse finanziarie nei mesi scorsi.

Bando Brevetti+

Il bando Brevetti+ sarà nuovamente operativo a partire dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2020. Le domande di agevolazione, già presentate alla data del 31 gennaio 2020 e che non hanno trovato copertura finanziaria con le risorse stanziate, saranno immediatamente avviate all’esame istruttorio da parte del soggetto gestore. Le nuove domande devono essere presentate compilando il form on line che sarà attivo dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2020 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Bando Marchi +3

Il bando Marchi+3 sarà nuovamente operativo a partire dalle ore 9:00 del 30 settembre 2020. Le domande di agevolazione, già presentate alla data del 10 giugno 2020 e per le quali è stato attribuito il numero di protocollo on line ma che non hanno trovato copertura finanziaria con le risorse stanziate, saranno immediatamente avviate all’esame istruttorio. Le nuove domande devono essere presentate compilando il form on line che sarà attivo dalle ore 9:00 del 30 settembre 2020 fino ad esaurimento delle risorse disponibili e consentirà di acquisire il numero di protocollo da riportare nella domanda.

Bando Disegni + 4

Il bando Disegni+4 di cui alle premesse sarà nuovamente operativo a partire dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2020. Le domande di agevolazione, già presentate alla data del 27 maggio 2020 e per le quali è stato attribuito il numero di protocollo on line ma che non hanno trovato copertura finanziaria con le risorse stanziate, saranno immediatamente avviate all’esame istruttorio. Le nuove domande devono essere presentate compilando il form on line che sarà attivo dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2020 fino ad esaurimento delle risorse disponibili e consentirà di acquisire il numero di protocollo da riportare nella domanda.

 

I consulenti di THINX sono a completa disposizione di tutti coloro che hanno necessità di supporto per la partecipazione ai predetti Bandi.

Per maggiori informazioni puoi contattarci a: info@thinx.expert

 

Puoi consultare altresì il seguente link: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/43-milioni-di-euro-per-valorizzare-brevetti-marchi-e-disegni-riapertura-dei-termini-per-le-domande-di-contributo

 

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E-commerce 2020 – Nuovi mercati per le imprese lombarde

Crescere con l’E-commerce? Possibile: grazie a nuove opportunità per le imprese lombarde!

Le MPMI che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati tramite lo strumento dell’E-commerce trovano appoggio da Regione Lombardia e Camere di commercio lombarde: queste intendono incentivare l’accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e/o sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile).

Beneficiari

Questa occasione è riservata a micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia: devono essere iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia al momento dell’erogazione del contributo.

Incentivi Ammissibili

Sono ammesse al contributo diverse voci di spesa, quali:

  1. accesso a servizi di vendita online: tariffe di registrazione e/o quote determinate in percentuale sulle transazioni effettivamente realizzate, sostenute durante il periodo di validità del progetto;
  2. analisi di fattibilità del progetto: con particolare riferimento alle esigenze di adeguamento amministrativo, organizzativo, formativo, logistico, di acquisizione di strumenti e servizi;
  3. organizzazione di interventi specifici di formazione del personale;
  4. acquisizione e impiego di forme di smart payment;
  5. realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale export digitale: con specifico riferimento al portafoglio prodotti, ai mercati esteri e ai siti di vendita online prescelti – predisposizione di schede prodotto, tutorial, gallery fotografiche, webinar, presentazione degli articoli e relative traduzioni in lingua;
  6. progettazione, sviluppo e/o manutenzione di sistemi e-commerce proprietari: siti e/o app mobile, anche per quanto riguarda la sincronizzazione con canali marketplace forniti da soggetti terzi;
  7. progettazione, sviluppo e/o manutenzione di piattaforme di AR Business commerce: simulatori 3D olografici per visualizzazione ambienti, servizi, lavorazioni e prodotti;
  8. sostegno al posizionamento dell’offerta su canali commerciali digitali verso i mercati esteri selezionati;
  9. automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione articoli da e verso il web;
  10. raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita prescelto e i propri sistemi CRM;
  11. protezione/registrazione marchi/articoli del portafoglio prodotti nei mercati di destinazione prescelti;
  12. campagna digital marketing ed attività di promozione sui canali digitali.

Entità dell’incentivo

Il contributo è a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili, con limite massimo di 10.000 euro di contributo (ovvero max 14.200€ di spese).

Presentazione delle domande

Ogni impresa può presentare una sola domanda con un investimento minimo di 4.000€ (€2.800 di contributo. Le spese possono essere effettuate a partire dal 25 giugno 2020 e fino al 31 marzo 2021).

-Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale sul sito TELEMACO entro le ore 12:00 del 11 settembre 2020. L’ordine di presentazione delle domande non dà diritto ad alcuna prelazione.

È necessario essere registrati ai servizi Telemaco. La registrazione va effettuata entro il 5 settembre 2020.

-Al momento della presentazione della domanda, le imprese interessate dovranno avere già individuato il portafoglio prodotti da proporre sul canale di vendita online, i mercati esteri di destinazione e uno o più canali specializzati di vendita online, selezionati in coerenza con gli obiettivi di prodotto e dei mercati di destinazione.

-Le aziende potranno presentare progetti relativi all’apertura e/o al consolidamento di un canale commerciale per l’export dei propri prodotti tramite l’accesso a servizi specializzati per la vendita online b2b e/o b2c:

  • forniti da terze parti, che siano retailer, marketplace o servizi di vendita privata, a condizione che la transazione commerciale avvenga tra l’azienda e l’acquirente finale;
  • realizzati all’interno del portale aziendale proprietario.

Il contributo è concesso con procedura valutativa a graduatoria secondo il punteggio assegnato al progetto.

Al termine delle attività previste, i progetti dovranno aver dimostrato l’avvio dell’attività di vendita online salvo che l’impresa, in fase di descrizione del progetto, sia in grado di dimostrare che la tipologia di prodotti e/o i mercati di riferimento rendano impossibile o non conveniente l’effettuazione delle transazioni commerciali online.

Per informazioni: D.ssa Giovanna Del Bene c/o THINX Srl – g.delbene@thinx.expert