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Brexit: l’impatto sui marchi

Il prossimo 31 dicembre 2020 scatterà la fine del periodo di transizione e il diritto dell’UE non verrà più applicato al Regno Unito e al suo territorio con importanti conseguenze in diversi settori, tra cui quello della proprietà intellettuale. Di seguito spiegheremo quali saranno gli effetti sui marchi dell’Unione Europea e sui marchi internazionali designanti l’UE, distinguendo tra quelli registrati e non al 31.12.2020.

MARCHI UE GIÀ REGISTRATI AL 31.12.2020

L’accordo di recesso prevede che il titolare di un marchio UE già registrato prima della fine del periodo di transizione, diventa, senza alcun riesame, titolare di un marchio equiparabile, registrato nel Regno Unito secondo il diritto di detto Stato.

Al 1° gennaio 2021 assisteremo, dunque, alla creazione di marchi equivalenti (cd. “comparable UK trademarks”) per ciascun marchio UE registrato. La creazione di queste registrazioni sarà automatica e gestita direttamente dall’Intellectual Property Office del Regno Unito (UKIPO). Non sarà necessario presentare alcuna domanda e non servirà pagare alcuna tassa.

I marchi equivalenti acquisiranno la data di deposito del marchio UE e l’UKIPO inserirà automaticamente nel Registro anche un’eventuale data di priorità o di preesistenza rivendicata dal marchio originario. Rimarrà, inoltre, identica a quella del marchio UE anche la data di rinnovo del marchio equivalente. È da tener presente che il marchio equivalente verrà creato anche se il marchio UE è scaduto ma al 1° gennaio 2021 può ancora beneficiare del periodo di grazia di 6 mesi.

Tali marchi, che saranno distinguibili dalle registrazioni esistenti nel Regno Unito grazie al prefisso “UK009” aggiunto al numero del marchio UE, verranno trattati alla stregua di un marchio registrato nazionale e saranno totalmente indipendenti dai marchi UE originari.

Nel caso in cui il titolare del marchio equivalente automaticamente creato e registrato dall’UKIPO non sia interessato a mantenerlo, potrà effettuare l’opt-out a partire dal 1° gennaio 2021 (e non prima della Brexit), depositando apposita domanda presso l’UKIPO.

Qualora il titolare del marchio equivalente abbia, invece, interesse a mantenere questo titolo, dovrà nominare un rappresentante nel Regno Unito affinché questo possa prendere in carico il marchio equivalente.

Occorrerà, inoltre, monitorare le date per il rinnovo. Se il marchio equivalente ha una scadenza successiva al 1° gennaio 2021 e vi sia la volontà di rinnovare la registrazione, sarà necessario procedere con il rinnovo direttamente all’UKIPO. Se il marchio equivalente scadrà 6 mesi dopo la Brexit, il titolare del marchio equivalente riceverà anche un avviso di rinnovo dall’UKIPO.

Qualora il marchio UE sia scaduto e al 1° gennaio 2021 sia nel periodo di grazia di sei mesi, il rinnovo andrà invece fatto all’EUIPO. L’UKIPO rinnoverà automaticamente anche il marchio equivalente. Se, al contrario, il marchio UE non verrà rinnovato nel periodo di grazia, l’UKIPO dovrà rimuovere dal registro il relativo marchio equivalente.

MARCHI UE ANCORA PENDENTI AL 1° GENNAIO 2021

L’UKIPO non creerà un marchio equivalente in modo automatico come accadde per i marchi già registrati. Ci saranno 9 mesi di tempo a decorrere dal 1° gennaio 2021 per depositare una nuova domanda di registrazione presso l’UKIPO creando una domanda di marchio equivalente che mantenga la data di deposito della domanda UE e che benefici della data di priorità o preesistenza se rivendicata dal marchio UE. Si tratterà di una domanda di registrazione nazionale. Per questo si dovranno pagare le tasse ufficiali di deposito e attendere l’iter di nuova procedura di esame condotta dall’UKIPO.

Qualora la domanda nazionale sia depositata dopo il 30.09.2021, il marchio UK avrà una propria data di deposito e non potrà godere della priorità o preesistenza eventualmente rivendicate dal marchio UE.

 PROCEDIMENTI PENDENTI DINANZI L’EUIPO AL 31.12.2020

Opposizioni fondate esclusivamente su marchi anteriori UK

A seguito della Brexit i procedimenti di opposizione pendenti fondati esclusivamente su marchi UK verranno automaticamente conclusi, in quanto i marchi UK non potranno più costituire delle anteriorità rilevanti ai fini di un’opposizione di un marchio UE. La domanda di marchio UE procederà pertanto a registrazione. Se il titolare del marchio UE vorrà ottenere protezione anche nel Regno Unito, dovrà procedere con il deposito di una domanda di registrazione nazionale presso l’UKIPO entro il 30.09.2021. In questo caso se la domanda supererà l’esame e verrà pubblicata, la parte che aveva opposto il marchio UE potrà avviare un nuovo procedimento di opposizione davanti all’UKIPO, secondo la legislazione del Regno Unito.

Opposizioni fondate su marchi anteriori UK e marchi UE o altri marchi nazionali

A seguito della Brexit i procedimenti di opposizione pendenti fondati non esclusivamente su marchi UK continueranno il loro corso. Semplicemente, il marchio UK non verrà preso in considerazione come base dell’opposizione che si considererà fondata esclusivamente sugli altri marchi non UK. Se il titolare del marchio UE opposto depositerà una domanda di registrazione per lo stesso marchio in UE, quest’ultimo, a seguito di pubblicazione, potrà essere nuovamente opposto sulla base della legislazione locale. In tal caso vi saranno due opposizioni pendenti indipendenti tra loro.

Opposizioni fondate su marchi anteriori UE o altri marchi nazionali non UK

A seguito della Brexit i procedimenti di opposizione pendenti fondati su marchi UE o nazionali non UK proseguiranno il loro corso senza essere impattati dalla Brexit.

Procedimenti diretti alla cancellazione di un marchio UE

Qualora, al 31.12.2020, sia ancora in corso un’azione di nullità o decadenza contro un marchio UE e il marchio venga dichiarato nullo o revocato, anche il corrispondente marchio equivalente registrato nel Regno Unito sarà dichiarato nullo o revocato. Tuttavia, se i motivi del procedimento di cancellazione non si applicano nel Regno Unito, l’UKIPO non sarà obbligato a fare eseguire la decisione sul marchio equivalente.

MARCHI INTERNAZIONALI ESTESI ALL’UNIONE EUROPEA – DESIGNAZIONE GIÀ REGISTRATA AL 31.12.2020

Come per il marchio dell’Unione Europea, anche il titolare di un marchio internazionale esteso all’UE già registrato prima della fine del periodo di transizione, diventa, senza alcun riesame, titolare di un marchio equiparabile, registrato nel Regno Unito secondo il diritto di detto Stato, che sarà riconoscibile grazie al prefisso “UK008”. Si tratterà di un marchio nazionale (non di una designazione), totalmente indipendente dalla registrazione internazionale originaria.

La data di deposito e registrazione del marchio equivalente corrisponderanno alla data della registrazione internazionale. Lo stesso vale per la data di rinnovo. Se l’UE è stata, però, designata a posteriori, le date di deposito e registrazione coincideranno con la data in cui la richiesta di designazione a posteriori è stata registrata nel Registro internazionale. Questa data verrà adottata anche ai fini dei futuri rinnovi.

In aggiunta a quanto scritto in riferimento al marchio UE, il titolare del marchio equivalente automaticamente creato da una registrazione internazionale designante l’UE potrà, ai sensi dell’Articolo 4bis del Protocollo designare il Regno Unito nella registrazione internazionale che ha portato alla creazione di un marchio equivalente. Ai sensi dell’articolo 4bis del Protocollo, tale registrazione internazionale sostituirebbe il marchio equivalente del Regno Unito, consentendo al titolare di riacquistare i vantaggi della gestione centralizzata. Il titolare può richiedere all’UKIPO di prendere atto di tale sostituzione nel Registro del Regno Unito.  Occorre, tuttavia, evidenziare che, mentre il marchio equivalente nel Regno Unito verrà automaticamente creato dalla registrazione internazionale originaria designante l’UE, una successiva designazione del Regno Unito sarà soggetta all’esame dell’UKIPO e successiva pubblicazione ai fini dell’opposizione.

MARCHI INTERNAZIONALI ESTESI ALL’UNIONE EUROPEA – DESIGNAZIONE ANCORA PENDENTE AL 1° GENNAIO 2021

L’UKIPO non creerà un marchio equivalente in modo automatico, ma sarà onere del titolare del marchio internazionale depositare una nuova domanda di registrazione presso l’UKIPO per ottenere tutela nel Regno Unito. Se il deposito avverrà entro 9 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021, il marchio nazionale UK manterrà la data di deposito del marchio internazionale o della designazione a posteriori dell’UE e potrà godere della priorità o preesistenza eventualmente rivendicate da quest’ultima.

 

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© THINX Srl  – Ottobre 2020