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Quando al Monster viene l’Insomnia: una questione di rinomanza di marchio

Autore: D.ssa Manuela Ferrario

Con la sentenza del 23 ottobre 2024 nel caso T-59/24 il Tribunale UE ha confermato la decisione della Commissione di Ricorso EUIPO che annullava il marchio figurativo “INSOMNIA ENERGY” a causa del conflitto esistente tra lo stesso e il noto marchio figurativo “MONSTER ENERGY”: 

  vs.

La controversia, iniziata nel 2020, aveva visto la società Monster Energy Co. richiedere la nullità del marchio successivamente registrato dalla società Shoqëria Tregtare BFF Company SHPK (poi trasferito all’attuale società bulgara titolare, la BFF Company EOOD) sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMUE e dell’articolo 8, paragrafo 5 RMUE, quindi facendo affidamento sia sul rischio di confusione tra marchi sia sull’indebito vantaggio che il marchio “INSOMNIA ENERGY” avrebbe tratto dalla notorietà di “MONSTER ENERGY”. 

La Divisione di Annullamento aveva in prima battuta respinto l’azione, considerando che i marchi non fossero sufficientemente simili e non vi fosse perciò alcun rischio di confusione. I consumatori non avrebbero dunque stabilito alcun nesso tra i due segni, nonostante i prodotti rivendicati fossero i medesimi, cioè le bevande analcoliche in classe 32. 

La Monster Energy Co. aveva quindi presentato ricorso e ottenuto soddisfazione: la Commissione di Ricorso EUIPO stabilì infatti che non solo i segni fossero simili per struttura e composizione verbale (perlomeno visivamente), ma vi fosse anche un’indubbia forte notorietà del marchio anteriore nel territorio dell’Unione Europea per bevande analcoliche ed energetiche. 

Di conseguenza, la notorietà di “MONSTER ENERGY” era idonea a controbilanciare il debole grado di somiglianza tra i segni (in particolare dal punto di vista fonetico e concettuale) e questa circostanza, unitamente alle considerazioni relative all’indebito vantaggio tratto proprio dalla notorietà, aveva portato alla dichiarazione di invalidità del marchio successivo. 

Si noti che la Commissione di Ricorso, per ragioni di economia procedurale, aveva ritenuto di non esaminare l’esistenza del rischio di confusione (valutato invece in prima istanza), dato che il motivo preso in considerazione era già sufficiente allo scopo. Ciò ha avuto un inevitabile riflesso nel procedimento innanzi al Tribunale UE, che non ha potuto far altro che constatare l’irricevibilità del motivo di ricorso in tema di rischio di confusione, poiché non essendo oggetto della decisione impugnata non ha potuto essere riesaminato. 

Al contrario, il Tribunale si è concentrato sulla valutazione delle prove fornite a sostegno della notorietà del marchio “MONSTER ENERGY”. Ricordiamo che ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5 RMUE è necessaria la compresenza di tre condizioni cumulative: i marchi devono essere identici o simili, il marchio anteriore deve godere di notorietà e deve sussistere il rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio successivo tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio. 

La ratio del citato articolo risiede nel valore economico intrinseco autonomo e distinto da quello dei prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato, ove il marchio agisce come mezzo di trasmissione di messaggi riguardanti qualità o caratteristiche dei prodotti e servizi, in aggiunta alla sua funzione primaria di indicazione di origine. 

Tornando dunque alle prove fornite dal richiedente la nullità, il Tribunale ha osservato che si trattava di documenti contenenti informazioni oggettive, ad esempio fatture che confermavano le quote di mercato detenute, screenshot di siti internet, articoli e relazioni sulla copertura mediatica del marchio “MONSTER ENERGY”, ma anche prove di sponsorizzazioni di eventi sportivi. Il materiale, relativo a moltissimi Stati nel mondo, in particolare dimostrava la vasta estensione delle vendite in ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea. 

Tutto ciò considerato, il Tribunale ha correttamente concluso che fosse indubbia la notorietà del marchio anteriore per le bevande energetiche. 

Ovviamente il Tribunale ha dovuto svolgere anche un esame comparativo dei segni al fine di valutarne la somiglianza, tenendo conto che l’articolo 8, paragrafo 5 RMUE non richiede la presenza di un rischio di confusione ma solamente una somiglianza tra i marchi tale da indurre il pubblico dei consumatori a stabilire un nesso tra di essi.  

In questo caso, l’aspetto generale dei marchi è stato ritenuto simile in ragione dell’utilizzo dei medesimi colori nero, verde e bianco, della struttura simile e della stessa posizione degli elementi verbali.  

In particolare, si è considerato non trascurabile l’elemento verbale “ENERGY” presente in entrambi i segni: nonostante il carattere distintivo debole di tale parola rispetto ai prodotti d’interesse (bevande energetiche), le dimensioni e il colore della stessa la rendono rilevante all’interno dei segni. 

Pertanto, le differenze introdotte dagli elementi ulteriori dei marchi in conflitto non sono state sufficienti a sovrastare l’innegabile, seppur non estremo, grado di somiglianza visivo, fonetico e concettuale presente. 

In conclusione, la decisione evidenzia in modo chiaro e risoluto come avere a disposizione prove oggettive della notorietà di un marchio permetta di ottenere l’annullamento di un marchio successivo anche quando le somiglianze tra segni non sono sufficientemente forti da rappresentare un rischio di confusione per il pubblico. 

© THINX Srl  – Gennaio 2025

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