Uso del marchio in forma diversa da quella registrata

Il titolare di un marchio registrato dovrebbe, in linea di principio, usare il segno così come registrato. È però tutt’altro che infrequente che il marchio venga utilizzato in maniera diversa nell’esercizio dell’attività d’impresa per rispondere ad esigenze perlopiù commerciali che richiedono di riadattare il segno, ad esempio, con mutamenti stilistici o usandolo congiuntamente ad altri elementi grafici o verbali.

È importante che le modifiche che di volta in volta si apportano al marchio utilizzato siano oggetto di una riflessione. Le stesse infatti non sono prive di rischi dal momento che l’uso concreto che si fa del segno registrato può essere valutato dagli Uffici della proprietà intellettuale e dei tribunali nell’ambito di procedure di opposizione o di decadenza con conseguenze impattanti la registrazione.

L’ordinamento europeo consente una certa flessibilità sul tema e ammette l’utilizzazione del marchio anche in forme diverse, precisamente in tutte quelle che non alterano il carattere distintivo del segno nella forma in cui esso è stato registrato (articoli 18 RMUE e 16 DMUE). Capire quando una variazione sia tale da modificare il carattere distintivo del marchio registrato è stata oggetto di diverse interpretazioni da parte dei vari Uffici della proprietà intellettuale che hanno dato vita a decisioni divergenti e talvolta contrastanti.

Con l’obiettivo di far venir meno l’incertezza che si è creata e avere conclusioni sempre più simili e prevedibili da parte degli Uffici degli stati membri, lo scorso 15 ottobre 2020 è stata pubblicata la Prassi Comune “CP8: Use of a trade mark in a form differing from the one registered” redatta dall’EUIPN (European Union Intellectual Property Network) nella quale si individuano dei principi generali per valutare i cambiamenti apportati al marchio utilizzato e i loro effetti sul carattere distintivo.

Con la Prassi Comune si è stabilito che nel valutare se il segno utilizzato costituisca una variante accettabile della sua forma registrata, occorre procedere per fasi.

In primo luogo, si deve compiere una valutazione del segno registrato, individuando gli elementi che contribuiscono al suo carattere distintivo e definendo il loro grado di distintività. In secondo luogo, occorrerà condurre una comparazione diretta dei segni, mettendo a confronto quello registrato e quello utilizzato.

A questo punto si dovrà verificare se gli elementi distintivi in precedenza individuati sono presenti e/o modificati, valutare le modifiche, le aggiunte o le omissioni, prendendo in considerazione anche l’impressione complessiva prodotta dai segni.

La Prassi Comune offre molti esempi che dimostrano quando la variazione subita dal marchio può determinare un’alterazione del carattere distintivo. Si stabilisce, ad esempio, che:

la rappresentazione specifica del marchio denominativo, quale la sua rappresentazione in un carattere tipografico particolare, la stilizzazione, la dimensione, i colori o la posizione, non altera il carattere distintivo del marchio denominativo registrato purché la parola resti identificabile in quanto tale nella forma utilizzata. Quando il marchio denominativo non è più identificabile, il carattere distintivo del segno registrato risulta alterato:
altera poi il carattere distintivo l’aggiunta di un elemento distintivo che interagisce con il segno registrato in modo tale che non possa più essere percepito in modo indipendente:

Gli esempi che intendono illustrare i principi della prassi comune sono consultabili qui.

Sebbene la Prassi Comune stabilisca che i principi enunciati sono concepiti per essere di applicazione generale e mirano a trattare la maggior parte dei casi, occorre tener presente che la valutazione delle alterazioni del carattere distintivo di un marchio dovranno essere sempre valutate caso per caso.

L’Italia implementerà la prassi comune a partire dal 15 gennaio 2021.

Questa Prassi, oltre ad essere una guida per gli esaminatori chiamati a valutare l’uso dei segni in forme diverse da quelle registrate affinché giungano ad un risultato simile e prevedibile e – auspicabilmente – anche per i tribunali, rappresenta uno strumento utile di riflessione anche per i titolari di marchi registrati che necessitano di adattare costantemente i propri segni alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi con essi contraddistinti.

Ascolta il podcast:

Uso del Marchio(Thinx S.r.l.)

Fonte: Rete europea dei marchi e dei disegni e modelli – 28 Maggio 2020