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Autore: D.ssa Giovanna Del Bene

In data 29 novembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento attuativo del Decreto del 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante modifiche al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del Codice della Proprietà Industriale adottato con Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai fini della disciplina del procedimento di nullità e decadenza dei marchi davanti all’UIBM.

Le procedure amministrative per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi d’impresa nazionali sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 che, recependo la Direttiva Europea 2015/2436 del 16 dicembre 2015 ha inserito nel Capo IV del Codice della Proprietà industriale la sezione II-bis, rubricata “Decadenza e nullità dei marchi di impresa registrati” e costituita dagli articoli 184-bis e seguenti. Tuttavia, si era in attesa delle norme attuative per rendere operative le procedure di decadenza e nullità a livello amministrativo, fatta salva la proponibilità delle azioni davanti alla autorità giudiziaria.

In particolare il decreto stabilisce che i soggetti legittimati ai sensi dell’art. 184-ter del Codice di Proprietà Industriale possono presentare istanza all’Ufficio italiano brevetti e marchi per l’accertamento della nullità, della decadenza, ovvero di entrambe, di un marchio d’impresa registrato in corso di validità.

ll regolamento entrerà in vigore il 29 dicembre 2022.

Soggetti legittimati

Sono legittimati a presentare un’istanza di decadenza o di nullità:

a) nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a), dell’articolo 184 bis, qualunque interessato;

b) nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell’articolo 184 bis, il titolare di un marchio d’impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un’indicazione geografica protetta;

c) nel caso di cui al comma 3, lettera c), dell’articolo 184 bis, il titolare di marchio d’impresa interessato.

Motivi su cui si basa l’istanza di decadenza o di nullità

Secondo l’art. 184bis comma 2 C.P.I., la decadenza può essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4 (se il marchio sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva) , 14, comma 2, lettera a) (per sopravvenuta decettività o ingannevolezza del marchio) e 24 (per mancato uso).

In base all’art. 184bis comma 3 C.P.I., la nullità del marchio può essere chiesta per i seguenti motivi:

a) il marchio d’impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti per la registrazione di cui agli articoli 7, 9, 10, comma 1, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) e d);

b) il marchio d’impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell’esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f);

c) la domanda di registrazione del marchio d’impresa è stata presentata dall’agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.

Contenuti dell’istanza

L’istanza deve contenere:

a) l’identificazione dell’istante e del suo eventuale rappresentante mediante l’indicazione del cognome, nome, codice fiscale o partita iva, nazionalità e residenza della persona fisica o denominazione, sede e nazionalità della persona giuridica o dell’ente istante, di uno o più recapiti telefonici, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo di posta elettronica certificata e l’elezione di domicilio;

b) l’identificazione della registrazione nazionale o internazionale estesa all’Italia contro cui viene proposta l’istanza, mediante l’indicazione:

1) del titolare, della rappresentazione del marchio, del numero, data di deposito e di eventuale priorità e data di registrazione;

2) dei prodotti e servizi, raggruppati per le relative le classi, nei confronti dei quali è proposta l’istanza;

c) i motivi su cui si basa l’istanza di decadenza o di nullità;

d) la firma dell’istante o del suo rappresentante.

Nel caso si fondi su un marchio o diritto anteriore l’istanza deve, inoltre, contenere:

a) nel caso di marchi anteriori registrati:

1) l’indicazione che si tratta di un marchio nazionale, dell’Unione europea o internazionale che designa l’Italia, la rappresentazione del marchio, il titolare, il numero e la data di deposito della domanda e di eventuale priorità o preesistenza e di registrazione;

2) se il marchio è stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;

b) nel caso di marchi notoriamente conosciuti la rappresentazione del marchio e l’indicazione dell’estensione geografica di tale notorietà;

c) nel caso di marchi depositati da un agente senza il consenso, in relazione al diritto anteriore del titolare:

1) per i marchi registrati, le indicazioni previste alla lettera a);

2) per i marchi non registrati, la rappresentazione e l’indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione del diritto;

d) nel caso dei diritti di cui all’articolo 14, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater e c-quinquies), del Codice:

1) l’indicazione della natura del diritto protetto, precisando se si tratti di denominazione d’origine, indicazione geografica, menzione tradizionale per i vini, specialità tradizionale garantita, denominazione di varietà vegetale registrata;

2) la rappresentazione del segno, il numero e la data di presentazione della domanda o registrazione o, in mancanza, la data di decorrenza della protezione;

3) l’indicazione del territorio in cui è rivendicata la protezione del diritto (Italia o Unione europea) ed i riferimenti normativi o convenzionali su cui si basa il diritto alla protezione.

All’istanza deve essere allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di deposito.

Iter procedurale

Verificato l’avvenuto pagamento del diritto di deposito dell’istanza, l’Ufficio procede all’esame della ricevibilità ed ammissibilità dell’istanza.

L’Ufficio, dopo le verifiche, comunica alle parti l’avvio del procedimento, trasmettendo loro l’istanza di decadenza o nullità e avvisandole della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi, decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile più volte fino a un anno, su istanza congiunta delle parti.

In assenza di accordo l’Ufficio assegna al titolare del marchio contestato un termine di sessanta giorni per il deposito delle proprie deduzioni e per l’eventuale istanza di prova d’uso.

Decorso il termine assegnato:

a) se il titolare del marchio contestato presenta le deduzioni e l’eventuale richiesta di prova d’uso, l’Ufficio le trasmette all’istante, assegnando un termine di sessanta giorni per replicare. Alla scadenza del termine concesso, l’Ufficio assegna al titolare del marchio ulteriore termine di sessanta giorni per controdeduzioni. La richiesta di prova dell’uso del marchio anteriore è sempre soggetta alla verifica di ammissibilità;

b) se il titolare del marchio non presenta deduzioni, l’Ufficio procede alla decisione.

Richiesta di prova d’uso

Secondo quanto stabilito dall’art. 184quinquies Codice della proprietà industriale, comma 1, nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d’impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore ai sensi dell’articolo 184 bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del marchio d’impresa posteriore, il titolare del marchio d’impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d’impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo a norma dell’articolo 24 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, fosse conclusa da almeno cinque anni.

Qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d’impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d’impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo, sia scaduto, il titolare del marchio d’impresa anteriore, oltre alla prova a norma del comma 1, fornisce la prova che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso.

Se il marchio d’impresa anteriore è stato usato conformemente all’articolo 24 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.

Le predette disposizioni si applicano anche nel caso in cui il marchio d’impresa anteriore sia un marchio UE. In tal caso, l’uso effettivo del marchio UE è determinato a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.

Nei procedimenti di decadenza per non uso del marchio ai sensi dell’art. 24 del Codice, se il titolare del marchio contestato non fornisce la prova dell’uso entro il termine assegnato, comprensivo di eventuali proroghe, l’Ufficio accoglie l’istanza.

Nei procedimenti di per la dichiarazione di nullità basati su marchi anteriori, se l’istante non fornisce la prova dell’uso entro il termine fissato assegnato, comprensivo di eventuali proroghe, l’Ufficio respinge l’istanza.

Decisione e spese

Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullità o decadenza saranno decise secondo il criterio cronologico di deposito dell’istanza.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi emette la decisione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell’istanza, salvi i periodi di sospensione.

Secondo l’Art. 184quater comma 5 C.P.I., Al termine del procedimento di decadenza o nullità, l’Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullità della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarità della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l’istanza di cui all’articolo 184 bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l’Ufficio italiano brevetti e marchi dà comunicazione della decisione all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Con la decisione, l’Ufficio provvede sulle spese conformemente all’art. 184quater comma 6 C.P.I. ivi incluse, entro il limite di Euro 600,00, le spese di rappresentanza professionale.

La decisione è comunicata alle parti e sono pubbliche.

In base all’art. 184quater C.P.I., i provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullità della registrazione o trasferiscono la titolarità della registrazione di un marchio sono annotati nel registro.