Il brevetto europeo con effetto unitario e la corte dei brevetti unitari (UPC) diventeranno finalmente realtà entro l’anno prossimo (2023).
La nascita di questo nuovo sistema è un evento che caratterizzerà in modo importante gli anni a venire e che richiede un’attenta valutazione delle implicazioni di ciò nella tutela delle proprie invenzioni, come già analizzato nel nostro precedente articolo
Con questo articolo, vogliamo approfondire la relazione tra la corte dei brevetti unitari e i brevetti europei con effetto unitario o meno, e quali azioni può intraprendere un titolare di un brevetto o una domanda di brevetto europeo a tale riguardo.
Una volta avviata la corte del brevetto unificato avrà giurisdizione anche sui brevetti europei già concessi e sulle domande di brevetto europeo ancora in fase di esame (secondo l’Art. 3 dell’UPCA).
In altre parole, i brevetti nazionali nei paesi aderenti all’UPCA che discendono da un brevetto europeo concesso potranno essere azionati e, soprattutto, la loro validità potrà essere contestata in modo centralizzato di fronte all’UPC.
Questo, da un lato ha l’indubbio beneficio di consentire di azionare o invalidare un brevetto in una singola istanza in più paesi con una procedura che è stata progettata per essere veloce e accurata con una decisone sul merito prevista entro un anno dall’inizio del contenzioso.
Dall’altro lato questa procedura centralizzata avrà dei costi non indifferenti, soprattutto per una PMI. Infatti, l’apertura di una procedura presso l’UPC avrà un costo fisso di 11K euro e un costo variabile definito in corso di causa, in base al valore economico del brevetto in discussione, a cui si andranno a sommare i costi per la redazione delle memorie e l’analisi delle memorie di controparte secondo i ritmi piuttosto serrati dettati dall’UPC.
In tale contesto, il titolare di un brevetto europeo o di una domanda di brevetto europeo dovrebbe valutare con attenzione la possibilità di esercitare il diritto di esclusione od opt-out (definito nell’Art.83 dell’UPCA).
Il diritto di opt-out consente al titolare di sottrarre un brevetto europeo concesso o una domanda di brevetto europeo dalla giurisdizione dell’UPC. Di conseguenza, il brevetto europeo sottoposto a opt-out può essere oggetto di contenzioso solo dinanzi alla corte nazionale della rispettiva frazione di interesse per tutta la sua durata. In altre parole, il brevetto europeo, o meglio le sue frazioni nazionali dovranno essere azionate o messe in discussione stato per stato secondo la prassi attuale.
L’opt-out si applica al brevetto europeo per tutta la sua durata a meno che il titolare non decida di rinunciarvi e rimettersi alla giurisdizione dell’UPC. Questa rinuncia potrà essere fatta in un qualsiasi momento, a meno che il brevetto europeo non sia oggetto di contenzioso in una causa a livello nazionale.
Il diritto di opt-out potrà essere esercitato dal titolare del brevetto a partire dai tre mesi precedenti all’avvio delle operazioni dell’UPC – il cosiddetto sunrise period – e fino ad almeno sette anni dopo l’avvio delle operazioni dell’UPC – il cosiddetto transitional period.
È importante sapere che l’opt-out non sarà concesso se è stato avviato presso l’UPC un contenzioso che abbia ad oggetto il brevetto europeo. In particolare, la richiesta di opt-out deve essere registrata ufficialmente nel registro dell’UPC per impedire che sia possibile avviare una qualsiasi azione legale sul brevetto presso l’UPC.
In conclusione, è importante che i titolari di brevetti europei già concessi e di domande di brevetto europeo in fase di esame valutino con sufficiente anticipo se avvalersi del diritto di opt-out per eventualmente effettuare la corrispondente richiesta in modo corretto il prima possibile così da evitare di essere vincolati a sottostare al giudizio dell’UPC, per esempio, per via di un’azione di revoca centralizzata avviata da un concorrente.
Per approfondire:
© THINX Srl – Luglio 2022