Nascita del tribunale unificato dei brevetti: il diritto di opt-out

Milano, 9 novembre 2022

 

È nato il tribunale unificato dei brevetti (UPC – Unified Patent Court) e questo evento avrà effetti sui vostri titoli europei – domande di brevetto e brevetti concessi.

 

L’accordo sul tribunale unificato dei brevetti

L’accordo sul tribunale unificato dei brevetti (UPCA – Unified Patent Court Agreement) entrerà definitivamente in forza all’inizio del prossimo anno, molto probabilmente a partire dal 1° aprile 2023. Questo evento avrà un’importante ricaduta non solo sui futuri brevetti europei, ma anche sui brevetti europei già concessi e sulle domande di brevetto europeo in fase di esame.

Infatti, l’UPCA prevede che l’UPC abbia giurisdizione su brevetti europei già concessi e convalidati, così come sulle domande di brevetto europeo in fase di esame. In altre parole, l’UPC gestirà i contenziosi riguardanti tali titoli europei, e le decisioni emesse dall’UPC avranno effetto diretto nei 17 paesi aderenti all’UPCA[1].

Questo, da un lato, ha l’indubbio beneficio di consentire di azionare o invalidare un brevetto in una singola istanza in più paesi con una procedura che è stata progettata per essere affidabile e veloce poiché una decisone di primo grado è prevista entro un anno dall’inizio del contenzioso.

Dall’altro lato, questa procedura . A questo si aggiunga che, mentre in Italia è possibile discutere di validità e contraffazione di un brevetto in una stessa causa, in taluni casi l’UPC può prevedere un sistema biforcato, in cui azione di nullità e contraffazione sono discusse di fronte a due sedi differenti.

 

L’opt-out

Durante un periodo transitorio di introduzione del nuovo sistema, è prevista la possibilità di esercitare il diritto di esclusione dalla giurisdizione dell’UPC, anche noto con il nome di diritto di opt-out [2].

Un brevetto europeo sottoposto a opt-out potrà essere oggetto di contenzioso solo presso le corti nazionali in cui il brevetto europeo è stato convalidato. Quindi, il brevetto europeo, o meglio le sue frazioni nazionali, dovranno essere azionate o attaccate stato per stato, con esiti indipendenti tra loro, secondo la prassi attuale.

Infine, l’opt-out si applica al brevetto europeo per tutta la sua durata, a meno che il titolare non decida di rinunciarvi e rimettersi alla giurisdizione dell’UPC. Questa rinuncia potrà essere fatta in un qualsiasi momento, a meno che il brevetto europeo non sia oggetto di contenzioso in una causa a livello nazionale. La rinuncia al diritto di opt-out avrà poi natura definitiva.

 

Strategia di opt-out

Vi sono diversi fattori da considerare nel valutare quale sia la migliore strategia da adottare rispetto alla giurisdizione a cui sottomettere i propri titoli brevettuali europei.

In generale, i fattori principali sono valutazioni di carattere economico quali, a titolo di esempio, la capacità di sostenere i costi di una o più azioni legali centralizzate, contro la capacità di sostenere varie azioni legali in più stati membri, la rilevanza del titolo brevettuale rispetto al mercato (al mercato europeo complessivo e/o al mercato di singoli stati membri), il numero di stati membri in cui il titolo brevettuale ha o avrà effetto, e così via.

Naturalmente, siamo a vostra disposizione per affiancarvi nell’elaborare la strategia di opt-out più adatta alle vostre esigenze.

A ogni modo, è importante che i titolari di brevetti europei e di domande di brevetto europeo valutino con sufficiente anticipo se avvalersi del diritto di opt-out ed effettuare la corrispondente richiesta in modo corretto il prima possibile, qualora si decida per questa opzione.

Infatti, i titoli europei saranno vincolati alla giurisdizione dell’UPC se, per esempio, un concorrente dovesse avviare un’azione di nullità presso l’UPC prima che l’opt-out sia registrato.

Per tale motivo, è previsto un cosiddetto sunrise period – che si prevede abbia inizio a gennaio 2023 – che permetterà di esercitare il diritto di opt-out anche prima dell’avvio delle attività dell’UPC.

 

Richiesta di opt-out

Per effettuare la richiesta di opt-out, sono necessarie le informazioni indicate di seguito:

  1. numero di pubblicazione del titolo brevettuale europeo,
  2. nel caso di un brevetto europeo, i paesi in cui è stato convalidato,
  3. nome/ragione sociale del/dei richiedente/proprietario effettivo/i (per ciascun paese di convalida),
  4. indirizzo del/dei richiedente/proprietario effettivo/i (per ciascun paese di convalida), e
  5. informazioni di contatto del/dei richiedente/proprietario (e-mail).

È fondamentale che le informazioni riguardanti il numero di pubblicazione e il nome del/dei richiedente/proprietario effettivo/i siano corrette. Infatti, una richiesta di opt-out che riporti dati errati non sarà ritenuta valida e potrà essere contestata con successo da parte di terzi.

I consulenti di Thinx sono a vostra disposizione per assistervi nella presentazione di richieste di opt-out per tutti i titoli europei per i quali vorrete esercitare tale diritto.

 

 

[1]Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Germania (DE), Danimarca (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Italia (IT), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Malta (MT), Paese Bassi (NL), Portogallo (PT), Svezia (SE) e Slovenia (SI).

[2]Art.83 dell’UPCA

 

Autori:

Giancarlo Belloni

Filippo Caruti

Antonio Di Bernardo

Silvia Mati

 

 

© THINX Srl  – novembre 2022